[영문계약] 라이센스 계약(Licensing Agreement) 기초 (3)

 

안녕하세요, 이번 포스팅은 라이선스 계약 기초 (1), (2) (각 https://woojinleelaw.tistory.com/48, https://woojinleelaw.tistory.com/49)에 부수하는 글입니다. 간혹 실무에서 특허 라이센스 계약을 작성하거나 검토할 때 용어가 명확히 사용되지 않거나 혼용되어 정확한 의미를 판단하기 어려운 경우가 발생하기도 하며, 비록 용어는 명확히 기재되었다 하더라도 영문의 해석상 고객분들께서 내용을 명확히 이해하지 못하는 경우가 발생합니다. 특히, 이는 허여받은 '라이센스의 범위' (라이센스 계약 기초 (2))에서 발생하는 경우가 많이 있어 아래와 같이 고객분들이 혼란스러워하거나 궁금해하는 용어를 중심으로 설명드리도록 하겠습니다. 이러한 용어들은 계약의 Definition 조항에 명확히 기재가 되어야 하며, 전체적 계약에서 일관적 의미로 사용되는지 확인이 필요하겠습니다.



■ Licensed Patent

우선 라이센스의 대상이 되는 특허 내역(예: 출원특허, 등록특허)입니다. 이는 계약 내 조항에 다음과 유사한 형식으로 표현되기도 합니다.
"U.S. Patent Application, Serial Number ____________, filed _________________________,"

또는, 첨부문서(Appendix)에 리스트로 기입되기도 합니다.
여기서 계약 체결 당시에 존재하는 모든 출원이나 등록특허를 나열하기 어려울 수 있으므로, 해당 조항에 다음과 같은 표현을 사용하여 해당 특허출원으로부터 발생되는 분할, 계속, 재심사 출원 등을 포함한다는 뜻을 삽입하기도 합니다.

"any foreign patent application
corresponding thereto, and any divisional, continuation, or reexamination
application, and each patent that issues or reissues from any of these patent applications."

■ Licensed Product

Licensed Product 란 라이센스의 계약에서 라이센스 대상 기술, 특허 또는 방법(Licensed Technology/Patent/Method)을 사용하여 제조된 최종 산물/제품으로, 해당 라이센스 계약이 없었다면 이의 제조, 사용, 수입, 판매 등 행위가 라이센스 대상을 침해하는 결과가 초래될 수 있는 것입니다.


■ Licensed Territory

Licensed Territory란 잘 아시겠으나 라이센시가 허여받은 라이센스 권한을 활용할 수 있는 지역입니다. 라이센서는 특정 지역에서 배타적 라이센스를, 이외 지역에서는 비배타적 라이센스를 설정할 수도 있겠습니다.


■ Licensed Field of Use

Licensed Field of Use란 라이센서가 라이센시에게 해당 라이센스를 허용하는 area, 분야로, 생명과학, 바이오, 제약 분야에서는 주로 적응증, 질환, 질병의 범주가 대상이 됩니다. 예를 들면, central nervous system 계통 질환이라던지, 특정 질환인 Multiple Sclerosis를 지정하기도 합니다.


■ Grant of Rights to Licensee

Grant는 라이센서가 라이센시에게 라이센스 대상이 되는 특허 하 어떠한 활동을 허여하는지에 관한 내용입니다. 일반적으로 많이 사용되는 기재는 다음과 같습니다. 이는 위에서 언급했던 용어들과 함께 사용하여 표현되었는데요, 주로 make, have made, use, import, offer to sell, sell and have sold 외에도, import, export, market, distribute, have distributed, commercialize 등이 기재되기도 합니다.

'Licensor grants Licensee a license under the Licensed Patent in the Licensed
Field of Use to make, have made, use, import, offer to sell, sell, and have sold
Licensed Product in the Licensed Territory'


이상 라이센스 계약에서 라이센스의 범위와 관련하여 활용되는 용어에 대하여 살펴보았습니다.
상기 용어들은 서로 관련이 높고 계약 전반에 걸쳐 다른 조항들과의 그 사용의 일관성이나 유기성이 검토되어야 하는 단어들로 라이센스 계약 검토 경험이 풍부한 전문가와 상의하여 각 용어가 올바르게 정의되었는지 반드시 확인하시기 바랍니다.

*한국제약바이오협회와 함께하는 이우진의 법률토크 '제약바이오 기업 라이선스 거래 실무 필승 노하우는?' 편 참고하시면 좋겠습니다.

https://youtu.be/SuscTNYxBRI?si=7biKjdWu5A8wpyWx