[영문계약] 라이선스 계약 내 비밀유지조항으로 보호된 발명, 특허 받을 수 있는가?

흔하진 않더라도, 특허출원 전인 발명이 라이선스 대상이 되는 라이선스 계약을 체결하게되는 경우가 발생할 수 있죠.
즉, 라이센서가  라이선스 계약을 체결한 후 해당 발명을 특허출원한다면, 이를 '공지된 발명'으로 보아 특허법상 신규성 규정 위반에 의한 특허 등록거절 대상이 될 수 있을까요? 

미국 연방대법원은 이 경우 비록 비밀유지조항이 라이선스 계약 내 삽입되었더라도 양 당사자가 이러한 계약을 체결하였다는 사실만으로도 미국 특허법 조항*에 근거한 ‘on-sale bar’ 법리가 적용되어, 이를 ‘판매된 발명’으로 보고 있습니다. 즉, 발명이 일반 대중에게 알려지지 않았더라도 이 발명을 출원한다면 특허권을 받지 못한다고 판시한 것이죠. 

반면, 우리 대법원은 당해 특허발명의 내용이 계약상 또는 관습상 비밀유지의무가 있는 특정인에게 알려진 것만으로는 국내 특허법 제29조 제1항 제1호가 규정하는 공지발명에 해당하지 않는다(대법원 2005. 2. 18. 선고 2003후2218 판결)는 태도를 취하고 있어 국가별로 법적 해석은 다를 수 있습니다. 

따라서, 라이선스계약을 체결하기에 앞서 각 국가별 공지발명에 대한 법적 해석을 기반으로 출원이나 계약의 시점을 조율하되, 가장 안전하게는 계약 협상 전 특허권 취득이나 영업비밀 원본증명서비스와 같은 제도를 이용한 라이센서의 라이선스 대상(지식재산)에 대한 최소한의 권리보호 장치를 득하시는 것이 바람직하겠습니다.


* 35 U.S.C. § 102(a) 
(a) Novelty; Prior Art.--A person shall be entitled to a patent unless--
(1) the claimed invention was patented, described in a printed publication, or in public use, on sale, or otherwise available to the public before the effective filing date of the claimed invention;