[영문계약] 공동연구개발계약 내 "연구" vs. "상업화" 조항 작성시 유의사항

안녕하세요, 오랫만에 공동연구개발계약에 관한 포스팅입니다. 이번 포스팅은 공동연구개발계약에서 양 당사자의 "연구" 나 연구결과물로부터 발생할 수 있는 "상업화"에 관한 의무와 권리를 기재하는 경우, 특히 유의하시면 좋을 사항에 대하여 살펴보고자 합니다.

기초적으로 기존 공동연구개발계약에 대한 포스팅(https://www.woojinleelaw.com/35)에서 언급되었던 검토시 유의사항을 참고로 살펴보시면 좋겠습니다. 해당 포스팅에서는 공동연구개발계약서에서 [용어의 정의 / 연구개발비와 연구계획서 간 관계 / 연구개발성과의 귀속 및 지식재산 / 비밀유지 / 계약해지 후 자료의 반환] 등에 관한 유의사항이 소개되었습니다.(공동연구개발계약 내 첨부되는 연구계획서와 관련된 포스팅(https://www.woojinleelaw.com/38) 또한 도움이 되실 수 있습니다)

본 포스팅은 이에 더하여 최근 검토하게 된 다수 공동연구개발계약 내 "상업화" 조항에서 발견된 문제점을 중심으로 소개드리고자 합니다.


■ "연구"와 "상업화" 조항간 논리적 상충 여부의 확인

공동연구개발계약은 실무적 성격이 강한 문서로, 일반적으로 기업에서 연구를 담당하는 연구팀과 비즈니스를 담당하는 비즈니스 부서간 공동의 노력으로 초안이 작성되는 경우가 많겠습니다. 간혹 인력이 충분하지 않은 경우라면 어느 한 팀에서 진행을 하는 경우도 있겠습니다만, 다수의 경우 양팀의 조율 또는 중간에서 이를 점검하는 부서(주로 법무팀)가 있지 않은 경우에는, 양 팀의 전문성이 달라 상호 사용하는 전문용어나 이해도에 차이가 발생하는 경우가 있고, 결과적으로 양 팀간 작성하는 조항들(연구계획서에 기반한 "연구" 관련 조항  vs.  비즈니스팀에서 제시되는 "상업화" 조항) 간 충돌이나 논리적 상충이 발생하는 경우가 있습니다.

따라서 위 기초 포스팅에서 소개된 '용어의 정의'를 검토하는 작업의 맥락에서, "연구" 조항과 후속 "상업화" 조항에서 사용되는 기초적인 용어나 정의를 통일하여야 하며, "연구" 작업에서 "상업화" 작업으로 넘어가는 (혹은 병행되는) 기간(연구 타임라인 등)에도 상충이 발생하지는 않는지, "상업화" 조항에서 "연구" 조항에서 언급되지 않은 새로운 용어나 개념은 없는지 등의 확인이 필요합니다.

제 경험상 양 부서(또는 작성된 문서) 간 특히 혼동이 자주 발생되는 용어들은 다양했으나 대표적인 케이스는 다음과 같았습니다:

"기반기술" (혹은 Background IP의 개념) vs.
"공동기술" (해당 계약으로부터 유래하는 공동의 기술) vs.
"개량기술" 의 각 정의와 각 기술의 관계에 대한 정의

또는,

"연구" 결과물 자체 vs. 그 결과물로부터 발생하는 지식재산권의 정의 및 공유로 합의하는 경우 이들의 지분 설정

■ "상업화" 조항의 빈틈 메꾸기

잘 아시겠으나 일반적으로는 "연구" 조항이나 연구계획서에서 도출되거나 유래되는 "연구" 결과물 중 일부를 선택하여 "상업화"를 진행하게 됩니다. 이 경우 선택의 과정에서 낙오된 후보자들이나 이와 관련 데이터에 대한 소유권, 지식재산권에 대한 합의도 있어야 추후 분쟁의 소지를 최소화할 수 있겠습니다. 또한, 낙오된 후보자들에 대한 후속적인 "상업화" 권리나 의무에 대한 합의도 기재할 것인지에 대한 논의가 필요하겠습니다.
이는 혹 계약이 중도 해지/해제되는 경우에 특히 문제가 될 수 있으므로, 조기 해지/해지시에는 어떠한 대처를 할 것인지에 대하여도 염두에 두고 계약서를 작성하는 것이 필요하겠습니다.


■ "연구" 조항과 "상업화" 조항, 잠시 이별?

공동연구개발계약은 기타 모든 계약과 마찬가지로, 양 당사자간의 사적 합의를 통해 도출한 권리와 의무를 기재하는 문서로, 반드시 "상업화" 플랜을 모두 기획한 상태에서 작성할 필요는 없습니다. 사실, 합리적 "상업화" 플랜을 위해서는 "연구"를 통해 도출된 기술이나 노하우 등의 지식재산의 가치평가 과정도 필요할 수 있기에, 공동연구를 시작하는 상황에서 이 모든 것을 예상하여 "상업화" 계획을 기재한다는 것은 쉽지 않고 오히려 리스크를 부담할 수 있는 상황이 될 수도 있습니다. 따라서, 현재 상호 논의가 어려운 "상업화" 계획이 있다면 이는 추후 별도 논의를 통한 후속 계약의 체결로 도모해볼 수 있겠습니다.


이상, 연구개발계약서 검토 중 "연구" 와 "상업화" 조항간 상충, 권리의 공백, 별도 계약 체결의 적절성 등에 대하여 살펴보았습니다. 추후 혹 검토시 더 도움이 될만한 사항이 있는 경우 업데이트하도록 하겠습니다.
이처럼 공동연구개발계약은 협상이 많이 필요한 조항들로 구성된만큼, 반드시 전문적인 변호사의 조력을 통해 귀사의 지식재산을 강력히 보호하는 계약을 통한 사업을 준비하시기 바랍니다.