[지식재산] 제약바이오 기업의 IP Due Diligence (지식재산권 실사)

안녕하세요, 최근 제약바이오 업계 뿐 아니라 다양한 분야에서 기업간 M&A나 Open Innovation 이 활발해짐에 따라 투자계약이나 기술이전 계약 등 다양한 거래 계약의 성공적 체결을 위한 Due Diligence, 실사에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 이는 특히 Due Diligence 과정을 통해서 매수인, 투자자 또는 기술의 양수인이 대상거래 기업구조나 영업, 특허, 기술에 대하여 정확히 그 권리구조를 이해하고, 수익이나 리스크를 포함한 가치를 산정할 수 있기 때문입니다.

특히 제약바이오기업은 어느 비즈니스보다 '기술'의 가치와 경쟁력에 의존도가 높은 사업화를 진행하기에 소유 기술 혹은 관련 지식재산권을 자세히 검토하고 분석할 수 있는 IP Due Diligence의 중요도가 상당히 높다 하겠습니다. (물론, Due Diligence 즉 실사의 범위에는 지식재산 뿐 아니라, 법률, 회계, 재무, 영업 등 다양한 분야가 포함되어 있습니다.)


■ IP Due Diligence (지식재산 실사)란 무엇일까요?

지식재산권에 포함되는 특허, 영업비밀, 상표 등을 포함하는 권리와 관련 기술에 관하여 그 장점이나 단점을 파악하여 목적하는 거래에 필요한 'Informed decision'을 돕기 위한 과정입니다. 특히, 이 과정에서 알게 된 정보를 통해 향후 사업에 리스크를 먼저 파악하고 대응하거나, 대상 거래 과정에서의 협상력을 키울 수 있게 되기도 합니다. 

■ IP Due Diligence 는 언제 필요할까?

IP 자산과 관련이 있는 모든 기업 거래, 즉 합병, 인수, IPO, 투자(예: 벤처 캐피탈 자금 조달), 라이센스, 파트너십, 공동 개발 또는 유통 계약 등을 포함하는 다양한 거래에서 지식재산과 그 상업적 가치를 판단하기 위한 정보를 얻기 위해 시행할 수 있겠습니다.

■ IP Due Diligence에서 확인하는 사항

일반적으로 대상거래 기업의 IP portfolio(지식재산 포트폴리오)의 면밀한 검토를 통해 이루어집니다. 이외에도 이를 구성하기 위해 체결된 각종 거래 계약서나 합의서 또한 그 대상이 될 수 있겠습니다. 

- IP 권리의 유효성, 집행 가능성과 그것이 회사의 비즈니스와 어떠한 관련이 있는지.
- 관련 계약(예: 라이선스, 연구/협력 계약, 합병/인수, 양도/양수 계약)에서 확인되는 IP 소유, 가치에 대한 평가 
- IP 보호 범위(territory 및 존속기간 등)와 상업적 관련성에 대한 평가
- 계류 중인 혹은 종결된 제3자 분쟁 및 소송 및 제3자 권리 침해 가능성이나 리스크에 대한 평가
- 대상 거래계약상 매도인/매수인/투자자/피투자자의 진술과 보장 조항의 내역 확인

■ IP Due Diligence 를 통해 파악할 수 있는 정보

(1) Freedom To Operate (FTO), 특허침해분석
대상 특허나 기술이 제3자의 특허나 기술을 침해하지 않고 시장에서 관련 제품이나 서비스를 상업화할 수 있는지 여부를 판단하는 평가문서로, 제3자의 지식재산권이나 잠재적인 리스크 분석을 통해 추가 방어출원이나 전략적 출원을 진행할지, 라이선스나 기술 양수와 같은 방식으로 침해 이슈에 대응할 것인지에 대한 정보도 얻을 수 있습니다.
제3자 권리나 잠재적 리스크는 시간/지역에 따라 변동하거나 상이할 수 있으므로 정기적인 분석을 통해 FTO 문서를 업데이트하는 것이 바람직하겠습니다.

(2) Market Exclusivity, 시장독점 여부
Market Exclusivity는 의약품 개발자에게 중요한 인센티브로, 이는 의약품 승인 후 중복 또는 재구성된 제품 제조업체와 직접적인 경쟁 없이 의약품을 판매할 수 있는 고정된 기간을 뜻합니다. 시장독점성 평가를 통해 소유 기술의 시장에서의 경쟁력, 경제적 가치 및 법률리스크를 검토할 수 있겠습니다.


■ IP Due Diligence 의 가치
IP 실사를 통하여 거래대상 기업의 영업구조, 인력 배치, 특허나 기술의 강점, 약점 및 상업적 가치를 이해하게 되고, 더 넓은 범위의 FTO나 Market Exclusivity를 보장받기 위해 다양한 지식재산화 전략이나 인허가 전략을 활용할 수 있게 하여 거래를 위한 합리적인 판단에 필수적인 요소가 되고 있습니다.